The Federal Court of Justice (X. civil senate) has with judgment of 5. April 2011 (AZ. X ZR 86/10 – RCA plug) decided, dass ein Patentinhaber trotz Vergabe einer ausschließlichen Lizenz eigene Ansprüche gegen einen Verletzer hat, wenn er als Alleingesellschafter am Gewinn der Lizenznehmerin beteiligt ist.

Guiding principles

a) The holder of a patent, has granted an exclusive license to a third party, are in the case of patent infringement claims against the infringer to own, if he is entitled continued from licensing material benefits.

B) The bring an action for a declaration of liability for damages required probability, that the patent holder from the act of infringement asserted its own damage has occurred, is usually in the, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (Confirmation of Supreme Court, Judgment of 20. More 2008 – X ZR 180/05, References omitted 176, 311 Rn. 26 ff. – Tintenpatrone).

c) For economic participation in this sense, it is sufficient, if the patentee is involved as the sole shareholder of the licensee on its profit.

d) The claim of the patent holder to compensation for such damage is basically aimed, that the licensee is, in its capacity as, as it would be without the copyright infringement.

Facts

Der Kläger war Inhaber eines europäischen Patents für einen Cinch-Stecker mit Klemmvorrichtung. Er hatte einer GmbH, deren Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter er war, eine ausschließliche Lizenz erteilt, ohne Lizenzgebühren zu vereinbaren. Die Beklagten vertrieben Audiokabel mit patentverletzenden Steckern. Nach einer Unterlassungserklärung verlangte der Kläger unter anderem Auskunft, Accounting, Vernichtung, Rückruf und die Feststellung der Schadensersatzpflicht. Landgericht und OLG Düsseldorf gaben der Klage statt.

The decision

Der BGH wies die Revision zurück. Die Gewinne, die die Lizenznehmerin aus der Patentnutzung erzielt und an denen der Patentinhaber als Gesellschafter teilhat, sind ein aus dem Patent resultierender wirtschaftlicher Vorteil. Dass dieser Vorteil auf dem Gesellschaftsvertrag und nicht auf dem Lizenzvertrag beruht, is irrelevant. Eine Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Vorteilen, wie sie das OLG München für das Urheberrecht vertreten hatte, lehnte der Senat ab.

Patentinhaber und Lizenznehmerin sind damit beide nach § 139 Abs. 2 PatG anspruchsberechtigt. Eine doppelte Inanspruchnahme des Verletzers droht nicht: Der Patentinhaber kann den bei der Gesellschaft entstandenen Schaden grundsätzlich nur in der Weise geltend machen, dass Ersatz an die Lizenznehmerin geleistet wird. Ob dasselbe auch bei einer nur geringen Beteiligung gilt, ließ der BGH offen.

Importance for practice

Die Entscheidung ist für typische Konstellationen im Mittelstand wichtig, in denen ein Erfinder sein Patent persönlich hält und an die eigene Gesellschaft lizenziert. Der Patentinhaber kann in diesem Fall selbst klagen, auch wenn keine Lizenzgebühr vereinbart ist. Bei der Gestaltung von Lizenzverträgen und bei der Vorbereitung von Verletzungsklagen sollte gleichwohl geprüft werden, wer welche Ansprüche geltend machen kann und wie der Schaden zu beziffern ist. The decision reflects the legal situation at the time it was issued.

Full text: Federal, Judgment of 5.4.2011 (File number X ZR 86/10), available via rechtsprechung-im-internet.de.

You have a similar question? More about our advice on patent infringements, zu Lizenzen und Verträgen or make an appointment.

Summary of the decision; no legal advice in individual cases.