The Federal Court of Justice (Xa Civil Senate) has with judgment of 9. September 2010 (AZ. Xa ZR 14/10 – Windenergiekonverter) the annulment of an extended GDR economic patent was confirmed, dessen Schutzbereich im nachträglichen Prüfungsverfahren erweitert worden war.

Guiding principle

The protection conferred by a patent shall under § in 12 Extension Law provided not be extended examination procedure.

Facts

Das Streitpatent DD 261 395 betraf einen getriebelosen Windenergiekonverter. Es war 1987 in der DDR als Wirtschaftspatent ohne vollständige Prüfung erteilt und nach der Wiedervereinigung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt worden. Auf Antrag des Inhabers prüfte das DPMA das Patent nach § 12 Erstreckungsgesetz und hielt es mit einem neu gefassten Anspruch 1 aufrecht, in dem mehrere Merkmale der ursprünglich erteilten Fassung fehlten. Das Bundespatentgericht erklärte das Patent auf Nichtigkeitsklage für nichtig; der Inhaber legte Berufung ein.

The decision

Der BGH wies die Berufung zurück und klärte eine zwischen den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts umstrittene Frage. Ein ungeprüft erteiltes Wirtschaftspatent steht nach § 6 ErstrG einem erteilten Patent gleich und entfaltet schon vor der Prüfung Rechtswirkungen gegenüber Dritten. Die Öffentlichkeit muss sich deshalb, wie bei jedem erteilten Patent, darauf verlassen können, dass der Schutzbereich nicht nachträglich erweitert wird (Vertrauensschutz, § 22 Abs. 1 Patgan). Die erteilte Fassung darf im Prüfungsverfahren nicht wie eine bloße Anmeldung behandelt werden. Da in der aufrechterhaltenen Fassung mehrere einschränkende Merkmale weggefallen waren, lag eine unzulässige Erweiterung vor.

The requests for help also failed: Sie kombinierten einen Zahnkranz an der Rotornabe mit an der Nabe angebrachten Läufereinrichtungen. Die ursprünglichen Unterlagen beschrieben diese beiden Arten der Kraftübertragung jedoch nur als einander ausschließende Alternativen. Eine „Verschiebung der Priorität“ zur Heilung der Erweiterung ist nach geltendem Recht ausgeschlossen. Das Rechtsschutzbedürfnis für die Nichtigkeitsklage bestand trotz Ablaufs des Patents fort, weil die Klägerin weiterhin Verletzungsansprüche befürchten musste.

Importance for practice

Die Entscheidung betrifft unmittelbar nur erstreckte DDR-Schutzrechte, bestätigt aber einen allgemeinen Grundsatz: Ist ein Schutzrecht einmal erteilt, darf sein Schutzbereich in späteren Verfahren nicht erweitert werden. Wer ein Patent beschränkt verteidigt, muss zudem darauf achten, dass die neue Merkmalskombination in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist. The decision reflects the legal situation at the time it was issued.

Full text: Federal, Judgment of 9.9.2010 (Aktenzeichen Xa ZR 14/10), available via rechtsprechung-im-internet.de. Lower court: BPatG, Judgment of 9.9.2009, 5 NI 13/09.

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Summary of the decision; no legal advice in individual cases.