The Cartel Senate of the Federal Court of Justice ruled in its judgment of 24. November 2020 (KZR 35/17 – “FRAND Objection II”) continued its jurisprudence on the FRAND objection. The focus is, that willingness to license is not just lip service, sondern während der gesamten Verhandlungen gezeigt werden muss.

Guiding principle

• a) The holder of a standard essential patent, one on omission, patent infringement suit aimed at recall and destruction, does not abuse its market power, if the infringer who has pointed out the infringement of property rights and the willingness to license has not unequivocally indicated, a license to fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) Bedingungen anzustreben.
• B) Die Lizenzwilligkeit des Verletzers darf sich grundsätzlich ebenso wenig wie die Lizenzierungsbereitschaft des Patentinhabers in der einmaligen Bekundung des Lizenzierungsinteresses oder der Vorlage eines (Versus-) exhaust supply. Vielmehr sind beide Parteien gehalten, to contribute in a manner appropriate to the situation and in accordance with the requirements of good faith, that an appropriate balance of conflicting interests can be negotiated in the form of a license agreement on FRAND terms.
• c) Outside the scope of succession protection according to § 15 Abs. 3 PatG can raise objections, which a user of the invention was entitled to against the previous patentee, his individual legal successors are not opposed. Dies gilt insbesondere für den Einwand eines „Patenthinterhalts“ (patent ambush).

Facts

Es ging um dieselben Parteien wie im Verfahren „FRAND-Einwand“ (KZR 36/17), hier um ein für den UMTS-Standard essentielles Patent zur Wiederherstellung abgebrochener Funkverbindungen. Die Klägerin hatte das Patent von der ursprünglichen Anmelderin erworben und eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgegeben. Das OLG Düsseldorf hatte die Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf wegen des FRAND-Einwands als derzeit unbegründet abgewiesen.

The decision

Der BGH stellte das landgerichtliche Urteil wieder her. Das Lizenzangebot des Patentinhabers ist nicht Endpunkt, sondern Ausgangspunkt der Verhandlungen; ein Missbrauch liegt erst vor, wenn der Patentinhaber einem lizenzwilligen Nutzer FRAND-Bedingungen auch am Ende der Verhandlungen verweigert. Der Verletzer muss sich deshalb mit dem Angebot ernsthaft auseinandersetzen und gegebenenfalls ein Gegenangebot machen. Wer lange schweigt, muss zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Eine Verzögerungstaktik liegt typischerweise darin, eine Lizenz vorgeblich anzustreben, eine Einigung aber hinauszuschieben – etwa durch das Beharren auf Claim Charts für alle Patente eines Portfolios.

Den Einwand eines „Patenthinterhalts“, also der unterlassenen Offenlegung des Patents im Standardisierungsprozess, konnten die Beklagten der neuen Inhaberin nicht entgegenhalten. Zudem fehlten Anhaltspunkte, dass der Standard bei Offenlegung anders formuliert worden wäre. Eine Vorlage an den EuGH hielt der BGH nicht für erforderlich.

Importance for practice

Beide Seiten sollten FRAND-Verhandlungen aktiv führen und ihr Verhalten lückenlos dokumentieren, da die Gerichte den gesamten Verhandlungsverlauf würdigen. FRAND licensing continues to be guided by the framework of the ECJ Huawei/ZTE decision as well as the case law of national courts and the Unified Patent Court; the decision reflects the status at the time of the judgment.

Full text: rechtsprechung-im-internet.de (File number KZR 35/17)

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Summary of the decision; no legal advice in individual cases.