The Mannheim Regional Court issued a decision in August 2016 (2 The 257/15 – “Standard of suspension in utility model law”) a utility model infringement lawsuit pending the decision of the German patent- und Markenamts über einen Löschungsantrag ausgesetzt und dabei den Maßstab für eine solche Aussetzung näher bestimmt.

Guiding principle

Für die Aussetzung einer Gebrauchsmusterverletzungsklage nach § 19 Set 1 GebrMG bis zur Erledigung des vorgreiflichen Löschungsverfahrens genügen im Regelfall bereits vernünftige Zweifel des Verletzungsgerichts an der Wirksamkeit des Gebrauchsmusters.

Facts

Die Klägerin ist Inhaberin eines aus einer europäischen Patentanmeldung abgezweigten Gebrauchsmusters für eine Spule einer Angel-Spinnrolle. Eckabschnitte am vorderen und hinteren Ansatz der Spule sollen die maximale Wickelhöhe der Schnur anzeigen und so ein Verheddern („Backlash“) vermeiden. Sie nahm die Beklagte wegen des Vertriebs von Ersatzspulen auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch. Die Beklagte bestritt die Verletzung und stellte beim DPMA einen Löschungsantrag.

The decision

Die Kammer bejahte zunächst die Verletzung, jedenfalls in der eingeschränkten Fassung des zweiten Hilfsantrags. Die Angabe, die Eckabschnitte dienten als Anzeige der maximalen Wickelstellung, ist eine Zweckangabe: Es genügt, dass die Ecken objektiv dazu geeignet sind. Unerheblich ist, ob der Hersteller stattdessen eine Farbmarkierung als Anzeige vorgesehen hat.

Zur Aussetzung stellte das Gericht klar: Anders als im Patentverletzungsverfahren muss das Verletzungsgericht beim ungeprüften Gebrauchsmuster vom Rechtsbestand überzeugt sein, um zu verurteilen. Zweck des § 19 Set 1 GebrMG ist es, widersprüchliche Entscheidungen im Verletzungs- und Löschungsverfahren zu vermeiden. Deshalb rechtfertigen schon vernünftige Zweifel an der Schutzfähigkeit die Aussetzung; eine hohe Löschungswahrscheinlichkeit ist nicht erforderlich. Hier sah die Kammer solche Zweifel am erfinderischen Schritt gegenüber einer französischen Patentschrift aus dem Jahr 1944. Eine andere Beurteilung kann nach der zitierten Rechtsprechung des OLG Karlsruhe gelten, wenn das DPMA den Rechtsbestand bereits positiv beurteilt hat.

Importance for practice

Wer aus einem Gebrauchsmuster klagt, muss mit einer Aussetzung rechnen, sobald der Beklagte einen Löschungsantrag mit substantiiertem Stand der Technik stellt. Es kann sich daher lohnen, die Schutzfähigkeit vor der Klage sorgfältig zu prüfen. Die Entscheidung gibt die Rechtslage und Praxis der Mannheimer Kammer zum Zeitpunkt des Beschlusses wieder; andere Gerichte haben teilweise strengere Maßstäbe vertreten.

Full text: Landgericht Mannheim, CERTIFICATE 2 The 257/15

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Summary of the decision; no legal advice in individual cases.