The Federal Court of Justice has ruled in its judgment of 23. June 2016 (I ZR 241/14 – „Baumann II“) decided, dass der Inhaber eines prioritätsjüngeren Kennzeichens den Vorrang eines älteren Zeichenrechts nicht über das Irreführungsverbot des UWG umgehen kann.

Guiding principle

• a) Bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen gemäß § 5 Abs. 1 Set 2 No.. 1 und Abs. 2 UWG sind im Einzelfall Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden.
• B) Scheidet aufgrund des das gesamte Kennzeichenrecht beherrschenden Prioritätsgrundsatzes ein zeichenrechtlicher Anspruch wegen Verwechslungsgefahr aus, kann sich der Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts grundsätzlich nicht mit Erfolg auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz vor einer Irreführung über die betriebliche Herkunft stützen.

Facts

Die Beklagte hatte 2005 aus einer Insolvenzmasse die für Seiten- und Geländestapler eingetragene Wort-Bild-Marke „Baumann“ (Priority 1979) erworben. The applicant, ein italienisches Unternehmen, das seit 1969 Seitenstapler herstellt und die Bezeichnung „Baumann“ seit 1971 in Deutschland nutzt, verwendete nach dem Ende einer Zusammenarbeit das Zeichen „CAVAION SIDELOADERS BAUMANN“. Die Beklagte verlangte mit einer Widerklage Unterlassung, gestützt vorrangig auf das UWG und hilfsweise auf ihre Marke.

The decision

Zwar besteht zwischen Marke und angegriffenem Zeichen Verwechslungsgefahr. Die Klägerin kann der Marke aber ihr älteres Unternehmenskennzeichen einredeweise entgegenhalten. Ein vorrangiger Lizenzvertrag, der das verhindert hätte, war nicht nachgewiesen: Eine bloße Gestattung reicht nicht aus, und an den Nachweis eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags stellt der BGH keine geringen Anforderungen; im kaufmännischen Verkehr ist regelmäßig eine Dokumentation des Vertragsschlusses zu erwarten.

Markenrecht und Lauterkeitsrecht stehen zwar grundsätzlich nebeneinander. Über das UWG darf dem Zeicheninhaber aber keine Schutzposition eingeräumt werden, do not it has under the Trademark Law. Würde man dem Inhaber des jüngeren Rechts Ansprüche wegen Herkunftstäuschung zubilligen, verlöre der Prioritätsgrundsatz seine Bedeutung. Anders kann es liegen, wenn das ältere Zeichen zusätzlich irreführend verwendet wird; das war hier aber nicht Gegenstand des Antrags.

Importance for practice

Wer Kennzeichenkonflikte führt, sollte zuerst die Prioritätslage klären; das UWG ist kein Ersatzweg, um einen schlechteren Zeitrang auszugleichen. Lizenzen und Gestattungen an Kennzeichen sollten schriftlich dokumentiert und für die Dauer des Schutzrechts aufbewahrt werden. Die Entscheidung gibt die Rechtslage zum Zeitpunkt des Urteils wieder.

Full text: rechtsprechung-im-internet.de (Aktenzeichen I ZR 241/14)

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Summary of the decision; no legal advice in individual cases.