The Federal Court of Justice has ruled in its judgment of 21. August 2012 (X ZR 33/10 – “MPEG-2 video signal encoding”) decided, that a sequence of coded video data generated using a patented process is considered a direct product of the process in accordance with § 9 Set 2 No.. 3 PatG geschützt sein kann – und wie weit die Erschöpfung bei einem Testkauf reicht.

Guiding principle

• a) Eine Videobilder repräsentierende Folge von Videobilddaten kann als unmittelbares Ergebnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen sein und als solches Erzeugnisschutz nach § 9 Set 2 No.. 3 Enjoy the Patent Law.
• B) Ist eine Datenfolge als unmittelbares Verfahrenserzeugnis eines Videobildcodierungsverfahrens anzusehen, is detected by the product protection and a disk, auf dem die erfindungsgemäß gewonnene Datenfolge gespeichert worden ist oder der eine Vervielfältigung eines solchen Datenträgers darstellt.
• c) If such a data carrier (here: digitales Video Master Tape) mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden, itself also keeps the preparation of further volumes (here: DVDs), die die erfindungsgemäß codierte Datenfolge enthalten, im Rahmen der aus der Erschöpfung des Patentrechts folgenden Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der erzeugten Datenfolge.
• d) The delivery of volumes with the data sequence according to the invention, which is not unlawful, because it has caused the patentee in a test order by providing the data sequence, kann die Gefahr künftiger patentverletzender Handlungen begründen, if the supplier acts in ignorance of the exhaustion.
• and) An optical disk, contains data, die mittels eines patentgeschützten Decodierungsverfahrens in Videobilddaten umgewandelt werden können, provides not only because of this aptitude is a means, which refers to an essential element of the decoding process.

Facts

Die Klägerin war Inhaberin eines europäischen Patents zur Codierung von Videobildern, das Teil des MPEG-2-Patentpools war. Die Beklagte, ein griechischer DVD-Hersteller ohne Poollizenz, presste im Rahmen einer von der Klägerin veranlassten Testbestellung 500 DVDs von einem ihr übersandten, bereits codierten Masterband. LG und OLG Düsseldorf gaben der Klage wegen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung statt.

The decision

Der BGH bestätigte zwar, dass die codierte Datenfolge ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis ist: Der Datenträger sei nur die „Verpackung“, maßgeblich sei die unverändert bleibende Datenstruktur. Er hob die Verurteilung aber auf, weil Erschöpfung eingetreten war. Die Testkäuferin hatte das Masterband mit Zustimmung der Klägerin erzeugt und in Verkehr gebracht; das Pressen weiterer DVDs sei bestimmungsgemäßer Gebrauch, ohne dass das Verfahren erneut angewendet werde.

Eine mittelbare Verletzung der Decodierungsansprüche verneinte der Senat: Die DVD sei nicht „Rädchen im Getriebe“ des Decodierverfahrens, sondern nur dessen Gegenstand. Wegen der Erstbegehungsgefahr wären die Kosten des erledigten Unterlassungsanspruchs dennoch der Beklagten zur Last gefallen.

Importance for practice

Die Entscheidung stärkt den Schutz von Codierverfahren auf Datenfolgen und Datenträger, zeigt aber zugleich, dass Testkäufe, die der Patentinhaber selbst veranlasst, zur Erschöpfung führen können. Für die Beweisführung sollten Testkäufe daher sorgfältig gestaltet werden. Die Entscheidung gibt den Rechtsstand zum Zeitpunkt des Urteils wieder; spätere Entwicklungen sind gesondert zu prüfen.

Full text: rechtsprechung-im-internet.de (File number X ZR 33/10)

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Summary of the decision; no legal advice in individual cases.