Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat mit Urteil vom 5. Mai 2020 (KZR 36/17 – „FRAND-Einwand“) die Anforderungen an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand bei standardessentiellen Patenten (SEP) präzisiert. Der Patentinhaberin wurden die Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft, Vernichtung und Rückruf zugesprochen.

Leitsatz (Auszug)

• a) Die klageweise Geltendmachung der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung durch den Patentinhaber kann sich auch dann als missbräuchlich darstellen, wenn der Verletzer sich zwar (noch) nicht rechtsverbindlich zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu bestimmten angemessenen Bedingungen bereit erklärt hat, dem Patentinhaber aber anzulasten ist, dass er sich seinerseits nicht hinreichend bemüht hat, der mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrages zu ermöglichen.
• d) Der Verletzer kann dem Schadensersatzanspruch des Patentinhabers einen eigenen Schadensersatzanspruch entgegenhalten, der auf die Nichterfüllung seines Anspruchs auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen gestützt ist. […]

Sachverhalt

Die Klägerin hielt ein für den GPRS-Standard essentielles Patent und hatte gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben. Sie wies den Konzern der Beklagten, der Mobiltelefone und Tablets in Deutschland vertreibt, im Dezember 2012 auf die Verletzung und ihr Lizenzangebot hin. Erst rund ein Jahr später äußerte die Gegenseite die Hoffnung auf „formelle Verhandlungen“; spätere Erklärungen machten die Lizenznahme davon abhängig, dass deutsche Gerichte Verletzung und Rechtsbestand rechtskräftig feststellen. Das OLG Düsseldorf hatte den FRAND-Einwand teilweise durchgreifen lassen.

Die Entscheidung

Der BGH bestätigt die Patentverletzung und die marktbeherrschende Stellung der Klägerin, verneint aber einen Missbrauch. Der Patentinhaber muss den Verletzer zunächst auf die Verletzung hinweisen; dafür genügen Patent, Verletzungshandlung und angegriffene Produkte, Claim Charts sind nicht zwingend. Weitere Pflichten treffen ihn erst, wenn der Verletzer sich klar und eindeutig bereit erklärt, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen, und anschließend zielgerichtet an den Verhandlungen mitwirkt. Wer monatelang schweigt, nur Verhandlungsbereitschaft signalisiert oder seine Bereitschaft an Bedingungen knüpft, ist nicht lizenzwillig. Portfoliolizenzen sind grundsätzlich zulässig, wenn keine Zahlungen für nicht-essentielle Patente verlangt werden.

Den Schadensersatzanspruch kann der Verletzer nur mit einem eigenen Gegenanspruch begrenzen, der eine zuvor bekundete Lizenzbereitschaft voraussetzt. Da diese fehlte, blieb der Schadensersatz unbeschränkt.

Bedeutung für die Praxis

Unternehmen, die standardkonforme Produkte vertreiben, sollten auf Verletzungshinweise zügig und eindeutig reagieren und die Verhandlungen aktiv fördern. Patentinhaber sollten Hinweise und Angebote sorgfältig dokumentieren. Die FRAND-Lizenzierung richtet sich weiterhin nach dem Rahmen der EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE sowie nach der Rechtsprechung nationaler Gerichte und des Einheitlichen Patentgerichts; die Entscheidung gibt den Stand zum Zeitpunkt des Urteils wieder.

Volltext: rechtsprechung-im-internet.de (Aktenzeichen KZR 36/17)

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Zusammenfassung der Entscheidung; keine Rechtsberatung im Einzelfall.