Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat mit Urteil vom 24. November 2020 (KZR 35/17 – „FRAND-Einwand II“) seine Rechtsprechung zum FRAND-Einwand fortgeführt. Im Mittelpunkt steht, dass Lizenzwilligkeit kein einmaliges Lippenbekenntnis ist, sondern während der gesamten Verhandlungen gezeigt werden muss.

Leitsatz

• a) Der Inhaber eines standardessentiellen Patents, der eine auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichtete Patentverletzungsklage erhebt, missbraucht seine Marktmacht nicht, wenn der auf die Schutzrechtsverletzung und die Bereitschaft zur Lizenzierung hingewiesene Verletzer nicht unzweideutig zu erkennen gegeben hat, eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (FRAND) Bedingungen anzustreben.
• b) Die Lizenzwilligkeit des Verletzers darf sich grundsätzlich ebenso wenig wie die Lizenzierungsbereitschaft des Patentinhabers in der einmaligen Bekundung des Lizenzierungsinteresses oder der Vorlage eines (Gegen-) Angebots erschöpfen. Vielmehr sind beide Parteien gehalten, in jeweils situationsangemessener Weise und in Übereinstimmung mit den Geboten von Treu und Glauben dazu beizutragen, dass ein angemessener Ausgleich der widerstreitenden Interessen in Gestalt eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen ausgehandelt werden kann.
• c) Außerhalb des Anwendungsbereichs des Sukzessionsschutzes nach § 15 Abs. 3 PatG können Einwendungen, die einem Nutzer der Erfindung gegen den früheren Patentinhaber zustanden, dessen Einzelrechtsnachfolger nicht entgegengehalten werden. Dies gilt insbesondere für den Einwand eines „Patenthinterhalts“ (patent ambush).

Sachverhalt

Es ging um dieselben Parteien wie im Verfahren „FRAND-Einwand“ (KZR 36/17), hier um ein für den UMTS-Standard essentielles Patent zur Wiederherstellung abgebrochener Funkverbindungen. Die Klägerin hatte das Patent von der ursprünglichen Anmelderin erworben und eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgegeben. Das OLG Düsseldorf hatte die Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf wegen des FRAND-Einwands als derzeit unbegründet abgewiesen.

Die Entscheidung

Der BGH stellte das landgerichtliche Urteil wieder her. Das Lizenzangebot des Patentinhabers ist nicht Endpunkt, sondern Ausgangspunkt der Verhandlungen; ein Missbrauch liegt erst vor, wenn der Patentinhaber einem lizenzwilligen Nutzer FRAND-Bedingungen auch am Ende der Verhandlungen verweigert. Der Verletzer muss sich deshalb mit dem Angebot ernsthaft auseinandersetzen und gegebenenfalls ein Gegenangebot machen. Wer lange schweigt, muss zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Eine Verzögerungstaktik liegt typischerweise darin, eine Lizenz vorgeblich anzustreben, eine Einigung aber hinauszuschieben – etwa durch das Beharren auf Claim Charts für alle Patente eines Portfolios.

Den Einwand eines „Patenthinterhalts“, also der unterlassenen Offenlegung des Patents im Standardisierungsprozess, konnten die Beklagten der neuen Inhaberin nicht entgegenhalten. Zudem fehlten Anhaltspunkte, dass der Standard bei Offenlegung anders formuliert worden wäre. Eine Vorlage an den EuGH hielt der BGH nicht für erforderlich.

Bedeutung für die Praxis

Beide Seiten sollten FRAND-Verhandlungen aktiv führen und ihr Verhalten lückenlos dokumentieren, da die Gerichte den gesamten Verhandlungsverlauf würdigen. Die FRAND-Lizenzierung richtet sich weiterhin nach dem Rahmen der EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE sowie nach der Rechtsprechung nationaler Gerichte und des Einheitlichen Patentgerichts; die Entscheidung gibt den Stand zum Zeitpunkt des Urteils wieder.

Volltext: rechtsprechung-im-internet.de (Aktenzeichen KZR 35/17)

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Zusammenfassung der Entscheidung; keine Rechtsberatung im Einzelfall.