Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 27. September 2016 (X ZR 163/12 – „Beschichtungsverfahren“) entschieden, dass ein Miterfinder die gemeinsame Erfindung nicht allein im eigenen Namen zum Patent anmelden darf und dem übergangenen Mitberechtigten Schadensersatz schuldet.

Leitsatz

• Stehen Miterfindern die Rechte an der Erfindung in Bruchteilsgemeinschaft zu, ist die Anmeldung zum Patent durch einen Miterfinder jedenfalls dann nicht als notwendige Maßnahme zur Erhaltung des Gegenstands gerechtfertigt, wenn der Anmelder die Anmeldung nur im eigenen Namen vornimmt.
• Einem auf diese Weise übergangenen Mitberechtigten steht ein Schadensersatzanspruch zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann.

Sachverhalt

Ein belgisches Unternehmen, das Korrosionsschutzbeschichtungen entwickelt, und ein Automobilzulieferer arbeiteten ab 2002 in einem gemeinsamen Projekt zusammen. Der Zulieferer meldete 2005 ein Beschichtungsverfahren für Stahlblech-Profilbauteile in Deutschland und beim Europäischen Patentamt allein an und benannte nur eigene Mitarbeiter als Erfinder. Wesentliche Merkmale der Erfindung stammten jedoch vom Geschäftsführer der Klägerin. Die Vorinstanzen erkannten der Klägerin eine Mitberechtigung zu; das Oberlandesgericht verneinte aber einen Schadensersatzanspruch und gewährte Ausgleich und Auskunft erst ab Klagezustellung.

Die Entscheidung

Der BGH hob das Urteil insoweit auf. Das Verhältnis der Miterfinder richtet sich mangels Vereinbarung nach den Regeln der Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB). Ohne Zustimmung der anderen darf ein Teilhaber nur Maßnahmen treffen, die zur Erhaltung des gemeinsamen Gegenstands notwendig sind (§ 744 Abs. 2 BGB). Ob eine Patentanmeldung dazu zählt, ließ der BGH offen. Jedenfalls handelt rechtswidrig, wer die Erfindung nur im eigenen Namen anmeldet, die Miterfinder falsch angibt und sich als Alleinberechtigter ausgibt. Das verletzt die Pflichten aus der Gemeinschaft und zugleich das als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützte Recht an der Erfindung.

Der Schadensersatz umfasst auch die Vorteile, die der Anmelder aus der Nutzung der Erfindung gezogen hat, und zwar nicht erst ab Klageerhebung. Die Grundsätze der Entscheidung „Gummielastische Masse II“, nach denen Ausgleich erst ab Geltendmachung verlangt werden kann, gelten nicht, wenn dem Mitberechtigten seine Beteiligung vorenthalten wurde. Der Anspruch ist aber der Höhe nach durch die angemessene Entschädigung nach § 33 PatG begrenzt.

Bedeutung für die Praxis

Bei Entwicklungskooperationen sollten die Rechte an gemeinsamen Ergebnissen und das Vorgehen bei Patentanmeldungen vertraglich geregelt werden. Wer allein anmeldet, obwohl andere beteiligt waren, riskiert neben Vindikations- und Auskunftsansprüchen auch Schadensersatz. Die Entscheidung gibt die Rechtslage zum Zeitpunkt des Urteils wieder.

Volltext: rechtsprechung-im-internet.de (Aktenzeichen X ZR 163/12)

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Zusammenfassung der Entscheidung; keine Rechtsberatung im Einzelfall.