Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 21. August 2012 (X ZR 33/10 – „MPEG-2-Videosignalcodierung“) entschieden, dass eine mit einem patentierten Verfahren erzeugte Folge codierter Videodaten als unmittelbares Verfahrenserzeugnis nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG geschützt sein kann – und wie weit die Erschöpfung bei einem Testkauf reicht.

Leitsatz

• a) Eine Videobilder repräsentierende Folge von Videobilddaten kann als unmittelbares Ergebnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen sein und als solches Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genießen.
• b) Ist eine Datenfolge als unmittelbares Verfahrenserzeugnis eines Videobildcodierungsverfahrens anzusehen, wird vom Erzeugnisschutz auch ein Datenträger erfasst, auf dem die erfindungsgemäß gewonnene Datenfolge gespeichert worden ist oder der eine Vervielfältigung eines solchen Datenträgers darstellt.
• c) Ist ein derartiger Datenträger (hier: digitales Videomasterband) mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden, hält sich auch die Herstellung weiterer Datenträger (hier: DVDs), die die erfindungsgemäß codierte Datenfolge enthalten, im Rahmen der aus der Erschöpfung des Patentrechts folgenden Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der erzeugten Datenfolge.
• d) Die Lieferung von Datenträgern mit der erfindungsgemäßen Datenfolge, die nicht rechtswidrig ist, weil sie der Patentinhaber im Rahmen einer Testbestellung durch Zurverfügungstellung der Datenfolge veranlasst hat, kann die Gefahr künftiger patentverletzender Handlungen begründen, wenn der Lieferant in Unkenntnis der Erschöpfung handelt.
• e) Ein optischer Datenträger, der Daten enthält, die mittels eines patentgeschützten Decodierungsverfahrens in Videobilddaten umgewandelt werden können, stellt nicht schon wegen dieser Eignung ein Mittel dar, das sich auf ein wesentliches Element des Decodierungsverfahrens bezieht.

Sachverhalt

Die Klägerin war Inhaberin eines europäischen Patents zur Codierung von Videobildern, das Teil des MPEG-2-Patentpools war. Die Beklagte, ein griechischer DVD-Hersteller ohne Poollizenz, presste im Rahmen einer von der Klägerin veranlassten Testbestellung 500 DVDs von einem ihr übersandten, bereits codierten Masterband. LG und OLG Düsseldorf gaben der Klage wegen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung statt.

Die Entscheidung

Der BGH bestätigte zwar, dass die codierte Datenfolge ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis ist: Der Datenträger sei nur die „Verpackung“, maßgeblich sei die unverändert bleibende Datenstruktur. Er hob die Verurteilung aber auf, weil Erschöpfung eingetreten war. Die Testkäuferin hatte das Masterband mit Zustimmung der Klägerin erzeugt und in Verkehr gebracht; das Pressen weiterer DVDs sei bestimmungsgemäßer Gebrauch, ohne dass das Verfahren erneut angewendet werde.

Eine mittelbare Verletzung der Decodierungsansprüche verneinte der Senat: Die DVD sei nicht „Rädchen im Getriebe“ des Decodierverfahrens, sondern nur dessen Gegenstand. Wegen der Erstbegehungsgefahr wären die Kosten des erledigten Unterlassungsanspruchs dennoch der Beklagten zur Last gefallen.

Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung stärkt den Schutz von Codierverfahren auf Datenfolgen und Datenträger, zeigt aber zugleich, dass Testkäufe, die der Patentinhaber selbst veranlasst, zur Erschöpfung führen können. Für die Beweisführung sollten Testkäufe daher sorgfältig gestaltet werden. Die Entscheidung gibt den Rechtsstand zum Zeitpunkt des Urteils wieder; spätere Entwicklungen sind gesondert zu prüfen.

Volltext: rechtsprechung-im-internet.de (Aktenzeichen X ZR 33/10)

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Zusammenfassung der Entscheidung; keine Rechtsberatung im Einzelfall.