Der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) hat mit Beschluss vom 9. Februar 2010 (Geschäftszahl 17 Ob 35/09k – Isoflavon) zum Schutzumfang eines zweckgebundenen Verwendungsanspruchs aus dem europäischen Patent EP 0 656 786 B1 Stellung genommen und die Sache an das Erstgericht zurückverwiesen.

Kernaussage

Bei einem zweckgebundenen Stoffschutz für eine medizinische Verwendung begrenzt die Zweckangabe den Schutzbereich. Eine Verletzung setzt voraus, dass derselbe Stoff für denselben Zweck verwendet wird und das angegriffene Produkt diesen Zweck in praktisch erheblichem Umfang erreicht. Dass ein Mittel sich auch für den patentierten Zweck eignet, genügt nicht. Stimmt die Werbung für das Produkt mit dem patentierten Zweck überein, kann dies nach Auffassung des OGH im Wege des Anscheinsbeweises für eine patentgemäße Zweckrichtung sprechen.

Sachverhalt

Das Klagepatent schützt die Verwendung eines Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakts aus Soja oder Klee zur Herstellung eines Medikaments in Dosierungseinheitsform zur Behandlung des prämenstruellen Syndroms, von Menopause-Symptomen oder von Prostatakrebs. Die Beklagte vertrieb in Apotheken ein Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform mit Rotklee-Extrakt, das Erleichterung bei Menstruations- und Wechseljahrbeschwerden bewirken sollte. Sie wandte ein, ihr Produkt sei kein Arzneimittel und habe keine therapeutische Wirkung. Die Vorinstanzen gaben dem Unterlassungsbegehren weitgehend statt.

Die Entscheidung

Den Nichtigkeitseinwand mangels Neuheit hielt der OGH mit den Vorinstanzen für unbegründet. Auch die Einschränkung des Anspruchs im Erteilungsverfahren auf ein „Medikament“ schließt Nahrungsergänzungsmittel nicht von vornherein aus, da sich der Schutzbereich nach Art. 69 EPÜ aus den Ansprüchen, ausgelegt anhand von Beschreibung und Zeichnungen, ergibt und nicht aus den Erteilungsakten. Den Begriff der therapeutischen Behandlung legte der OGH weit aus: Er umfasst auch die Linderung von Beschwerden mit natürlichen Ursachen wie der Menopause, nicht aber bloße Maßnahmen zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens.

Die Vorinstanzen hatten allerdings nur auf die Inhaltsstoffe abgestellt und nicht geprüft, ob das Produkt der Beklagten auf den patentierten Zweck ausgerichtet ist und diesen in praktisch erheblichem Umfang erreicht. Dafür ist der Patentinhaber beweispflichtig. Der OGH hob die Entscheidungen insoweit auf; im fortgesetzten Verfahren sind insbesondere Feststellungen zur Bewerbung des Produkts gegenüber Verbrauchern, Ärzten und Apotheken zu treffen.

Bedeutung für die Praxis

Wer aus einem Verwendungs- oder „Swiss-type“-Anspruch vorgeht, muss neben der stofflichen Übereinstimmung auch die Zweckrichtung des angegriffenen Produkts darlegen. Dabei kann die Produktwerbung ein wichtiges Beweismittel sein. Umgekehrt sollten Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln prüfen, ob ihre Werbeaussagen den Indikationen bestehender Verwendungspatente entsprechen. Die Entscheidung betrifft das österreichische Verfahren und gibt die Rechtslage zum Zeitpunkt ihres Erlasses wieder.

Volltext: Oberster Gerichtshof, Beschluss vom 9.2.2010 (Geschäftszahl 17 Ob 35/09k), abrufbar im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS).

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Zusammenfassung der Entscheidung; keine Rechtsberatung im Einzelfall.