Der Bundesgerichtshof (X. Zivilsenat) hat mit Urteil vom 5. April 2011 (Az. X ZR 86/10 – Cinch-Stecker) entschieden, dass ein Patentinhaber trotz Vergabe einer ausschließlichen Lizenz eigene Ansprüche gegen einen Verletzer hat, wenn er als Alleingesellschafter am Gewinn der Lizenznehmerin beteiligt ist.

Leitsätze

a) Dem Inhaber eines Patents, der einem Dritten eine ausschließliche Lizenz erteilt hat, stehen im Falle einer Patentverletzung eigene Ansprüche gegen den Verletzer zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen.

b) Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 – X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. – Tintenpatrone).

c) Für eine wirtschaftliche Partizipation in diesem Sinne genügt es, wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn beteiligt ist.

d) Der Anspruch des Patentinhabers auf Ersatz eines solchen Schadens ist grundsätzlich darauf gerichtet, dass der Lizenznehmer in seinem Vermögen so gestellt wird, wie er ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde.

Sachverhalt

Der Kläger war Inhaber eines europäischen Patents für einen Cinch-Stecker mit Klemmvorrichtung. Er hatte einer GmbH, deren Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter er war, eine ausschließliche Lizenz erteilt, ohne Lizenzgebühren zu vereinbaren. Die Beklagten vertrieben Audiokabel mit patentverletzenden Steckern. Nach einer Unterlassungserklärung verlangte der Kläger unter anderem Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und die Feststellung der Schadensersatzpflicht. Landgericht und OLG Düsseldorf gaben der Klage statt.

Die Entscheidung

Der BGH wies die Revision zurück. Die Gewinne, die die Lizenznehmerin aus der Patentnutzung erzielt und an denen der Patentinhaber als Gesellschafter teilhat, sind ein aus dem Patent resultierender wirtschaftlicher Vorteil. Dass dieser Vorteil auf dem Gesellschaftsvertrag und nicht auf dem Lizenzvertrag beruht, ist unerheblich. Eine Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Vorteilen, wie sie das OLG München für das Urheberrecht vertreten hatte, lehnte der Senat ab.

Patentinhaber und Lizenznehmerin sind damit beide nach § 139 Abs. 2 PatG anspruchsberechtigt. Eine doppelte Inanspruchnahme des Verletzers droht nicht: Der Patentinhaber kann den bei der Gesellschaft entstandenen Schaden grundsätzlich nur in der Weise geltend machen, dass Ersatz an die Lizenznehmerin geleistet wird. Ob dasselbe auch bei einer nur geringen Beteiligung gilt, ließ der BGH offen.

Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist für typische Konstellationen im Mittelstand wichtig, in denen ein Erfinder sein Patent persönlich hält und an die eigene Gesellschaft lizenziert. Der Patentinhaber kann in diesem Fall selbst klagen, auch wenn keine Lizenzgebühr vereinbart ist. Bei der Gestaltung von Lizenzverträgen und bei der Vorbereitung von Verletzungsklagen sollte gleichwohl geprüft werden, wer welche Ansprüche geltend machen kann und wie der Schaden zu beziffern ist. Die Entscheidung gibt die Rechtslage zum Zeitpunkt ihres Erlasses wieder.

Volltext: Bundesgerichtshof, Urteil vom 5.4.2011 (Aktenzeichen X ZR 86/10), abrufbar über rechtsprechung-im-internet.de.

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Zusammenfassung der Entscheidung; keine Rechtsberatung im Einzelfall.